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腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标注册申请为什么只获得法院部分支持?

Date: 2018-10-29
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腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标注册申请为什么只获得法院部分支持?

——商标驰名应以实际使用的商品或服务为限

作者:董美根

2013年修订的《商标法》自2014年5月1日生效后,具有显著性或显著特征的声音可作为识别商品和服务来源的标识申请商标注册。[i]至今,商标局已受理声音商标注册申请约600件,获准注册的大约20件左右。

2018年10月25日,北京高院终终审认定腾讯公司申请的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标在部分服务上具有显著性。该案因是首例司法判决的声音商标而备受关注。同时,该案也突显了因使用而取得显著性的商标注册的限制问题。

案情:

2014年5月4日,腾讯公司就“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”(下称六个“嘀”音)提出了声音商标的注册申请。注册的服务范围为和38类服务的“提供在线论坛; 计算机辅助信息和图像传送; 提供互联网聊天室; 在线贺卡传送; 电话会议服务; 电子邮件; 电视播放; 新闻社; 信息传送; 数字文件传送。”

下为申请的商标标识:

腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标注册申请为什么只获得法院部分支持?

2015年8月11日,商标局以“申请商标由简单、普通的音调或旋律组成,使用在指定使用项目上缺乏显著性,不得作为商标注册”为由,属于《中华人民共和国商标法》(简称商标法)第十一条第一款第(三)(其他缺乏显著特征的)规定的情形而驳回申请。

随后,腾讯公司向商标评审委员会提出复审申请。2016年4月18日,商标评审委员会作出的商评字[2016]第0000035304号《关于第14502527号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”(声音商标)商标驳回复审决定书》认为:“申请商标为‘嘀嘀嘀嘀嘀嘀’声音,该声音较为简单,缺乏独创性,指定使用在电视播放、信息传送等服务项目上缺乏商标应有的显著特征,难以起到区分服务来源的作用,属于商标法第十一条第一款第(三)项所指的情形。”

腾讯公司不服商评委决定,于法定期限内向北京知产法院提起行政诉讼。北京知产法院一审认为,六声“嘀”音本身具有显著性,从而撤销商标评审委员会作出的被诉决定、商标评审委员会重新作出决定。

北京高院虽然维持了一审判决,但理由完全不同于一审判决意见:六声“嘀”音属于因使用而取得了显著特征,可在信息传递等获得初步审定;但允许在在“电视播放、新闻社、电话会议服务”上注册属于适用法律错误。

分析:

我国目前商标授权、确权行政案件在北京知产法院、北京高院乃至最高院审理的知识产权案件中,占据了较大的比重。在这些案件中,核心问题在于:商标标识本身的显著性;商标申请注册是否具有不当性。为此,最高人民法院在2010年《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的基础上,于2017年颁布了《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》的司法解释。正如本案所示,商评委、北京知产法院、北京高院在认定的事实方面均有所不同。这也揭示了商标问题的复杂性。

就本案而言,焦点在于声音商标的显著性认定。

对于商标显著性,亦即商标的显著特征,我国目前立法与司法实践中并无明确的界定。但《商标法》第8条规定了商标系“区别商品或服务来源的标识”,其内涵应指商标具有区分力或区别特征,使得能够将商品或服务得以区别。

根据《商标法》的规定,商标的显著性或显著特征源于两种情形:一是商业标识本身所具有的固有显著性或显著特征(第8条);二是商业标识本身并不具有显著性或显著性征,但“经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册”(第11条第2款),即商标显著性的第二重含义。

第一,六声“嘀”音本身是否具有固有显著特征?固有显著性与独创性关系如何?

1、商标固有显著特征完全不同于独创性。

如果标识独创程度较高的,当然具有显著性。但相反,没有独创性的标识,并不等于说即没有显著特征。商标标志在其指定使用服务上是否具有显著特征,仍然需要结合相关公众的一般认知加以具体判断。如,无独创性的标识(如光明、朝阳等词汇)脱离其本意进行使用、标识本身具有其他含义(如西湖等具有其他含义的地名)仍具有独创性。显然,商标的标识能否成作为作品或首次使用并不是获得注册的前提条件。这是由商标的认别功能所决定的。

2、六声“嘀”本身缺乏固有显著性。

知产法院一审认为:商标虽然仅由同一声音元素“嘀”音构成且整体持续时间较短,但申请商标包含六声“嘀”音,且每个“嘀”音音调较高、各“嘀”音之间的间隔时间短且呈连续状态,申请商标整体在听觉感知上形成比较明快、连续、短促的效果,具有特定的节奏、音效,且并非生活中所常见,因此,其并不属于被诉决定所认定的声音整体较为简单的情形。然,北京高院支付了商评委观点:六声“嘀”音中的每个“嘀”音音色相同,“嘀”音间的间隔基本相同,申请商标的声音较为简单。由“嘀”音组成的声音常见于包含电子组件的相关产品的报警音或提示音,用于提示产品故障等情况,“嘀”音组成的声音为日常生活所常见,作为商标使用在电视播放、信息传送等服务上缺乏商标应有的显著性,难以起到区分服务来源的作用。

第二,六声“嘀”音因使用具有了认别功能,从而具有了显著性。

1、根据腾讯公司提交的证据,二审法院确认,六声“嘀”音通过在QQ即时通讯软件相关的“信息传送、提供在线论坛、计算机辅助信息和图像传送、提供互联网聊天室、数字文件传送、在线贺卡传送、电子邮件”等服务上长期持续使用,六声“嘀”音已经与QQ软件建立了对应关系,已具有较大的影响力与知名度或显著性,在与QQ即时通讯软件上具备了识别服务来源的作用。

2、“经过使用取得显著特征,并便于识别的”的标识,该标识是否需要达到驰名程度?还是仅仅有“有一定影响”即达到显著性第二重含义的程度?

从商标显著性第二重含义产生过程来看,本身不具有固有显著特征的标识只有达到驰名程度,才会产生显著性的第二重含义。这较被商标恶意抢注“具有一定影响的商标”的知晓度/知名度要求要高。

之所以要求达到驰名程度,原因在于,这些本身不具有固有显著特征的标识,本身属于公有领域,本身不具有商标的认别功能或区分功能。如果只要求“具有一定影响的商标”即允许注册,在全国范围内仍达不到“便于认别”的程度即允许注册,这无形中侵占了公共资源。

就本案而言,由于QQ本身被认定为驰名商标,且事实上也达到了驰名程度,因六声“嘀”音与QQ形成了对应关系,故亦可认定六声“嘀”音经过使用达到了驰名程度,即取得了显著特征并便于认别。

第三,允许注册的商品与服务范围为何?

腾讯公司申请注册的服务范围除了QQ即时通讯软件相关的“信息传送、提供在线论坛、计算机辅助信息和图像传送、提供互联网聊天室、数字文件传送、在线贺卡传送、电子邮件”,还包括了六声“嘀”音未实际使用的“电话会议服务; 电视播放; 新闻社”。对此三类服务能否可以获得注册,北京高院明确予以否认:通常情况下,不存在在一个商品或者服务项目上经过使用而取得显著特征的标志,即可仅因其在该商品或者服务上的使用行为,而在其他商品或者服务项目上当然获得显著特征。对于通过使用而取得显著特征的商标的审查,必须遵循“商品和服务项目特定化”之审查原则,避免显著特征使用取得认定过程中的泛化处理和以偏概全。即商标在某一商品或服务上驰名,并不代表在类似商品或服务上驰名。

事实上,不仅仅是商标注册,在驰名商标的认定、使用与保护方面,同样坚持了这一原则:驰名商标只限于实际使用商品或服务,不得扩张使用。如国家工商总局2003年查处的两案涉及驰名商标的案件即具典型性:在洗衣粉、肥皂上驰名的 “雕”牌商标被使用在牙膏上并标注“中国驰名商标——雕牌”;在微波炉上的驰名的“格兰仕”商标被移植到了开发不久的空调上。

三、本案的提示

商标注册申请是获得商标专用权的唯一途径。在此获权过程中,商标申请人在具有正当性的前提下,在证据支撑下,坚持将程序走完有关重要的意义:这是因为,商标显著性的认定,虽然是以“一般消费者”为标准,但在不同领域、不同的审查人员,对“一般消费者”的理解与认知存在差别。



[i] 由于视觉信息占人类接受外界信息的80%以上,为此我国原《商标法》只规定了视觉商标(可视性的认别标识),但未规定听觉商标(声音商标)与味觉商标(气味商标)。2013年修订后的《商标法》第八条规定:“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。”

* 配图来自互联网

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