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青花椒案反思(一) :商标权的有效性与保护范围 | 律师说法

Date: 2022-02-10
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文 | 董美根 陆梦慰 上海普世万联律师事务所律师


注:鉴于篇幅,“反不正当竞争视角下的青花椒案”系列文章将分两篇刊发,(一)主要分析青花椒案的商标权有效性及保护范围的问题;(二)则主要从被告及公众角度来看,商标的使用是否构成侵权。我们将于今日下午推出下篇,敬请关注!

 

案情简介

 

原告上海万翠堂餐饮管理有限公司在第43类餐厅、饭店等服务上受让或注册了三个商标,分别为:第12046607号商标(见图一)、第17320763号商标(见图二),第23986528号商标(见图三)。目前三个商标处于有效状态。

 

青花椒案反思(一) :商标权的有效性与保护范围

图一


青花椒案反思(一) :商标权的有效性与保护范围

图二


青花椒案反思(一) :商标权的有效性与保护范围

图三


成立于2021年5月21日的被告温江五阿婆青花椒鱼火锅店,在店招上使用“邹鱼匠 青花椒鱼火锅”字样。其中,“邹鱼匠”为火锅店经营者注册的第54776844号注册商标,商标专用权有效期为2021年10月21日至2031年10月20日,核定服务项目为第43类,包括餐馆、流动饮食供应等。

 

 

 青花椒案反思(一) :商标权的有效性与保护范围

图源 | 封面新闻

 

一审判决认定火锅店未经许可擅自使用“青花椒”标识构成商标侵权。四川高院二审认为,青花椒系川渝地区种植历史悠久的植物果实以及由此制成的川菜调味料的通用名称,由于餐饮服务和菜品调料之间的天然联系,使得服务商标标识和有青花椒字样的特色菜品在辨识上界限微妙、相互混同,极大地降低了其注册商标的显著性,几乎难以起到通过商标来识别服务来源的作用;被告善意正当使用,不构成商标侵权。

 

“青花椒”案而言,之所以吸引公众关注,其主要原因在于公共资源与注册商标的独占性使用间的冲突、我国实行商标专用权强保护与“青花椒”标识本身的显著性程度不强与之间的冲突。


本案争议核心为被告是否构成商标侵权,其又具体区分为:从原告方面看,原告商标的有效性及保护边界;从被告方面看,被告标识是否落入商标权保护范围,以及被告是否为商标性使用?从消费者方面看,是否造成混淆误认,或者说被告行为是否具有不正当性。

 

一、商标有效性的问题

 

原告三个商标的主要部分均为“青花椒”,是否为直接表示了服务特点的通用名称?涉案商标能否注册且维持有效?进一步表现为,如“青花椒”为调味品的通用名称,是否构成欺骗消费者,进而属于不当注册之情形?

 

1、注册商标应具有显著性


注册商标代表了使用核准商标的核定商品(服务)在全国范围内的唯一来源(注册商标=核准标识+核定使用商品/服务),因此,被核准的商标应因显著性,消费者根据注册商标即能够将商标权人的商品从相同商品或服务中区分、认别出来,从而确定商品来源。相应地,来源功能(认别功能)是商标最基础、最核心的功能。因此,商标标识本身具有显著性是商标法保护的起点。

 

对于可注册的商标,我国商标法采排除规则。总体上,我国商标法对不予注册的商业标识分为三类:第一类为第10条规定的绝对禁止性注册的标识;第二类为第11、12条规定的相对禁止性注册的标识:这些标识本身为通用名称不具备显著性,但因长期使用而具有了认别功能的时候,推定其具有显著性。这些商标常为驰名商标。(第11条规定:下列标志不得作为商标注册:…(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的…前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。);第三类为缺乏显著性的其他商业标识。

 

2、缺乏显著性商标的救济


我国实行商标注册取得制度,商业标识经核准后,成为注册商标。实行商标注册取得目的主要有:减少消费者的搜索成本;实现全国市场的一体化与管理。但由于商标授权前的实质审查系人为审查,加上商品与标识的复杂性、多样性,导致商标注册取得制度本身先天不足:商标本身的显著性(固有显著性或区分力)与注册商标的来源功能不完全匹配的情形下,如核准注册的商标标识辨识度不高,必然与注册商标所具有的法定的指示商品唯一来源产生冲突。为弥补此不足,商标法同时赋予了公众充分的救济程序:授权之前的异议程序、授权之后撤销与无效程序等;此外,在注册商标有效前提下还赋予了使用人正当使用的权利。

 

二、“青花椒”商标的固有显著性及其强弱

 

1、“青花椒”商标具有固有显著性


“青花椒”本身属于现有词汇,原告使用在第43类餐饮等服务上,是否具有显著性或区分力呢?

 

以第12046607号商标为便,其显著性考虑因素包括:1.“青花椒”三字;2.字体;3.上下结构安排。在这三因素中,主要部分为“青花椒”三个字本身。如果这三字具有显著性,则可获得注册,否则不予注册。从该商标已获得注册来看,其本身具有显著性。但因“青花椒”常为餐饮业所使用的调味品,其固有显著性的程度显然要远低于完全与餐饮无关的词汇,如臆造词汇“辛香汇”、现有词汇“江边城外”。

 

那么,“青花椒”显著性能否达到维持商标有效的程度呢?2017年第12046607号商标无效宣告案(商评字[2017]第0000166049号)[1]、2018年第17320763号商标无效宣告案(商评字[2018]第0000166693号)[2]给予了清晰的答案。

 

该两案的申请人均认为,“青花椒”是人们日常生活中常用的一种调味香料,用于提味,是餐饮行业常见或不可缺少的原材料。两商标用在餐饮菜品中,直接表示了口味特点,属于行业的固有属性和特点,是缺乏显著性的餐饮词汇,且易使相关公众对商品口味等特点产生误认。

 

商评委认为,商标法第11条的规定核心在于“仅直接表示”,即相关词汇或标识除了表示所使用商品或服务的质量等或其他特点外,无其他含义的,才能适用该款规定。也即,当相关词汇为通用名称时,不得注册。就“青花椒”而言,其果与果皮可做调味香料或调味料,种子可食用,也可制作肥皂,根、叶及果可入药。“青花椒”指定使用在饭店、餐厅等服务上并非直接说明或描述服务的内容、质量、方式、目的等特点,也即“青花椒”不构成餐饮服务的通用名称。

 

但,四川高院对“青花椒”的定义与商评委的界定明显不同:“青花椒系一种植物果实以及由此制成的调味料的名称,在川渝地区种植历史悠久,以其作为川菜的调味料已广为人知,成为川菜不可或缺的元素和川菜风味的独特印记。”也即,四川高院是从麻辣味餐饮角度进行的界定。

 

之所以有此差异,原因在于,商评委是结合核定使用的商品、从“青花椒”标识本身的含义进行的界定。而法院解决纠纷更多是根据案件事实,从被告所实施行为的范围内进行了界定:这必然需要从被告使用的“青花椒”本身含义及使用目的角度予以界定——被告是将“青花椒”用来修饰、限定“鱼”,以表明在“青花椒”仅仅是调味品,无其他含义:使用“青花椒鱼火锅”的目的在于向消费者表明提供使用青花椒作为香料的鱼火锅。

 

2、“青花椒”商标固有显著性的强弱及其后果


商标显著性的强弱,分为标识本身先天所具有的固有显著性(尤其是臆造商标)和/或商标因使用所取得的显著性。当然,商标显著性越强,其覆盖的商品范围越广,这直接反映在驰名商标的跨类保护程度上:越驰名,越跨类。

 

就本案而言,结合商评委裁决来看,1.“青花椒”并非为只使用于餐饮的香料或调味品,还有其他用途;2.涉案商标除了使用于餐饮服务外,还有其他服务;3.即便就餐饮来看,我国传统上分为八大菜系。当实际使用时,“青花椒”是否具有区分、认别来源的作用与功能,应区分餐饮是否为麻辣味(如川菜、湘菜之鱼火锅、兔头):如是,则可能不具显著性;如否,则具有显著性。典型假设,当“青花椒”用于八大菜系中的鲁菜、淮扬菜、粤菜,浙菜、闽菜、徽菜,无法否认其显著性。因涉案商标核定使用服务为“餐饮”,并未进一步限定菜系或未区分是否为麻辣味。

 

显然,从整体来看,“青花椒”并非餐饮领域的调味品的通用名称,即不能否认其本身的显著性,应予维持。或者说,在商标无效宣告的案件中,商标的有效性只考虑商标整体上是否有显著性,并不考虑显著性强弱。


但问题来了:正如本案,商标权人实际使用的范围仅限于麻辣味的鱼砂锅,在麻辣味餐饮(核定服务的局部)上使用商标的显著性极弱甚至趋无的情形下,是否应予保护?对此,商评委与在先判决都考虑到了。


其一,商评委其于其身份,对此只是抛出问题,并未给予明确回复:“据我委审理查明可知,万翠堂公司仅在第35类、第43类户外广告、餐厅等服务上享有‘青花椒’或‘青花椒及图’商标,且万翠堂公司认可‘青花椒’为一种调味品,仅使用在餐饮等服务上,同时,万翠堂公司亦未提交充分的证据表明其在砂锅鱼等商品上的‘青花椒’已具有显著特征并成为具有一定影响的商标,故若实际使用中出现妨碍行业发展的不正当竞争行为,相关主体可另寻救济途径。”

 

其二,就涉案商标的在先判决中,基于注册商标的强保护(我国授予商标权人的为“商标专用权”:在核定商品上只能由商标权人使用核准使用的商标,他人未经许可,在相同服务(餐饮)与使用相同商标,构成侵权),因被告提交证据不足及抗辩理由欠缺等原因,法院在无法适用商标法第59条的规定进而判定被告侵权。但同时,考虑到了该商标的显著性较弱,判赔金额较低:因为“青花椒”未能发挥区分并吸引消费者就餐,商标的识牌购物功能所发挥作用极其有限。


三、“青花椒”商标覆盖的服务范围


在四川高院二审判决之前,全国已有多个判决认定侵权成立。在这些案件中,被告使用“青花椒”时,均与“砂锅鱼”组合使用:“青花椒砂锅鱼”,以表明其向食客提供何种菜品,并非直接作为服务名称使用。那么餐饮上注册的服务商标能否覆盖到饭店提供的菜品上呢?这需要看两者的关联性。

 

与出租车行业的服务相对单一不同,餐饮业的服务内容较为复杂,服务内容涉及到服务主题(宴会、party等)、菜品及菜单装帧设计、环境布置、迎宾人员的服饰与行为要求等各个方面。如大众点评网设置的最基本的评价因素:口味、环境、服务菜品。其中,口味既有对菜品本身的评价,也有对服务的评价。结果是,消费者难以将菜品从餐饮服务上区分出来。

 

就本案而言,被告提供的“青花椒鱼火锅”是商品还是服务呢?根据商评委“万翠堂公司亦未提交充分的证据表明其在砂锅鱼等商品上的‘青花椒’已具有显著特征并成为具有一定影响的商标”,似为商品而非服务。是否不当呢?

 

如南翔馒头案中,一方当事人在43类餐饮上注册了南翔商标,并提供堂吃;另一方在第30类包子等商品上注册了“南翔小笼”商标,在出售速冻包子的同时,另开店堂吃包子,并将第30类商标使用在店招、服务工具及餐饮加盟招商广告中。法院判决认为,包子店超出了其商标正常边界,构成商标侵权:从消费者来看,到饭店中堂吃包子,不会误认为包子源自于来源;相反,则不然。

 

但就本案而言,因“青花椒鱼火锅”只能堂吃,无法外卖。在此情形下,卖家向消费者提供的系口味及菜品服务。显然,商评委将其定义为“商品”不无问。但从结果来看,因商标法所规定涉及商品商标的规定可直接覆盖到服务商标上,加上餐饮服务包括了所提供的菜品,将砂锅鱼界定为商品或服务不会影响最终的结果。


四、商品通用名称【延伸阅读】


本案以二审法院以商品名称为由驳回了原告起诉。为此,有网友调侃称,如果申请注册“逍遥镇胡辣汤”、“潼关肉夹馍”等?

 

除非注册为证明商标或集体商标外,“逍遥镇胡辣汤”难以在第40类服务上获得注册、“潼关肉夹馍”难以在类似于第30类“方便食品”下的“肉馅卷饼”上获得注册,因为其仅直接表示了商品的产地、加工方式等特点,属于通用名称,缺乏显著性。

 

但是,但是,但是,对突破原有含义即不再作为通用名称的转化性申请而言,如在第30类“肉馅卷饼”上注册申请“逍遥镇胡辣汤”、第43类餐饮上申请注册“潼关肉夹馍”呢???更者,现实中,已有人就'逍遥镇胡辣汤'商标(样式如图)在第16类的厨房用纸等申请了注册…此时,只能依据诚实信用、不得违反善良风俗、公共利益等“其他不良影响”等进行调整了。

 

 

青花椒案反思(一) :商标权的有效性与保护范围

“逍遥镇胡辣汤”商标


那么,何谓通用名称呢?最高院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》规定的通用名称包括法定通用名称与约定俗成的通用名称两类。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

 

1、在大量商标争议或诉讼中,当事人以网络上被大量使用的词汇作为证据来认定约定俗成的通用名称。对此,我们认为,司法解释之所以将“专业工具书、辞典”等线下图书作为参考,原因在于除了权威性外,还在于无法证明线上使用者的身份、使用的合法性。同理,至于期刊上的使用,如仅仅是单个主体的使用,涉及到使用者是否为相关领域的普通消费者等,证明力存疑。

 

2、通用名称的地域性问题:因为注册商标在全国范围内有效,故而,约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,人民法院可以认定为通用名称。

 

参考文献:

 

[1]https://www.qcc.com/webtmcds/6dcfa6d472feb6249956c618ee4b51e3/da969b72c2ed22966d2938591423811a.html

 

[2]https://www.qcc.com/webtmcds/f7817f39b84540c1a94b989751326585/d7240faa8d40e0c285b12208bb675932.html


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